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Poucas disputas tornaram o valor de um registro no INPI tão visível quanto o conflito entre Apple e Gradiente pelo uso da expressão “iPhone” no Brasil. A Gradiente havia depositado seu pedido antes da chegada do produto da Apple ao mercado brasileiro; anos depois, a notoriedade mundial do smartphone levou a controvérsia ao STJ e ao STF. O caso, submetido à repercussão geral, mostrou ao empresário que anterioridade, distintividade, tempo de exame e uso efetivo podem transformar uma decisão de naming em uma disputa capaz de atravessar décadas.
O episódio Apple x Gradiente virou referência justamente porque mostra o custo de tratar o registro de marca como decisão de marketing, e não de estratégia jurídica desde o primeiro dia. A marca pode nascer no marketing, mas sua capacidade de sustentar uma expansão depende de análise jurídica, estratégia de registro e gestão contínua. Uma empresa pode ter operação validada, identidade visual reconhecida e unidades lucrativas; ainda assim, se o sinal que identifica o negócio não estiver adequadamente protegido, parte relevante do seu valor permanece exposta. Quanto maior a rede, maior será o custo de descobrir que o nome escolhido encontra impedimento, pertence a terceiro ou não foi protegido para todas as atividades efetivamente exploradas.
No franchising, essa exposição é ainda mais sensível. A marca integra o próprio objeto da relação e será reproduzida por terceiros em fachadas, embalagens, uniformes, veículos, aplicativos, redes sociais, campanhas e materiais de venda. O franqueado investe para operar sob uma identidade que não controla, enquanto a franqueadora assume a responsabilidade de organizar e preservar o ativo que mantém a unidade conectada ao sistema. Expandir sem essa base significa multiplicar simultaneamente a visibilidade do negócio, os investimentos realizados sob o mesmo sinal e o impacto de uma eventual mudança forçada.
É comum que o empresário considere o nome protegido porque já constituiu uma sociedade, registrou o nome empresarial na Junta Comercial, adquiriu um domínio ou utiliza há anos um perfil em rede social. Esses elementos podem ter relevância própria e até servir como prova de uso, mas não substituem o registro de marca. Como regra, a propriedade da marca e o direito de uso exclusivo em todo o território nacional decorrem do registro de marca no INPI validamente concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nos termos do artigo 129 da Lei da Propriedade Industrial, dentro do campo de proteção dos produtos e serviços abrangidos.
A legislação prevê direito de precedência para quem, de boa-fé, já utilizava no Brasil marca idêntica ou semelhante por pelo menos seis meses antes da prioridade ou do depósito, em atividade idêntica, semelhante ou afim. Essa exceção, porém, não deve ser confundida com uma proteção automática nem usada como estratégia de expansão. O usuário anterior poderá ter de demonstrar a data, a continuidade, o alcance e a natureza do uso em procedimento administrativo ou judicial. Para uma rede que pretende vender franquias, depender de prova futura e de disputa contra outro depositante é muito menos seguro do que pesquisar e protocolar o pedido antes de realizar investimentos relevantes.
A pesquisa de anterioridade, por isso, deve anteceder a definição final do naming, da identidade visual e do plano de expansão. A análise não pode se limitar à existência de marcas rigorosamente iguais. Sinais próximos na grafia, na pronúncia, no significado ou no conjunto visual podem criar associação indevida ou risco de confusão quando identificam produtos e serviços idênticos, semelhantes ou relacionados. A ausência de um resultado idêntico em uma busca simples também não representa parecer de viabilidade.
Uma pesquisa tecnicamente consistente examina os elementos distintivos do sinal, os titulares encontrados, a situação de cada processo, as especificações protegidas e a afinidade mercadológica entre as atividades. Palavras descritivas, genéricas ou de uso comum podem ter proteção limitada ou encontrar impedimento, mesmo quando o domínio de internet está disponível. Em sentido inverso, a existência da mesma expressão em setor completamente diferente não torna o registro necessariamente inviável. A resposta depende do conjunto marcário e do risco de convivência no mercado, não apenas da coincidência de uma palavra.
A escolha das classes também precisa acompanhar o modelo de negócio. A classificação de Nice organiza produtos e serviços, mas a classe, isoladamente, não define todo o alcance da proteção. O conteúdo da especificação e a relação entre as atividades são igualmente relevantes. Uma rede de franquia de marca própria no setor de alimentação pode operar restaurantes, vender produtos com marca própria, desenvolver comércio eletrônico, oferecer serviços de entrega ou explorar licenciamento. Uma clínica pode prestar atendimento, comercializar produtos, ministrar cursos e disponibilizar soluções digitais. Cada frente deve ser analisada conforme o que a empresa efetivamente faz e o que pretende desenvolver de forma concreta.
É por isso que a Goakira recomenda tratar a pesquisa de anterioridade e a definição de classes como parte do planejamento de expansão, e não como uma etapa isolada de registro. O erro mais caro nesse processo é descobrir o problema depois que a rede já vendeu as primeiras unidades.
Registrar apenas a atividade principal pode deixar receitas estratégicas descobertas; depositar indiscriminadamente em muitas classes aumenta custos, dificulta a gestão e não substitui uma justificativa real de atuação. A estratégia deve considerar o plano de expansão, os canais de venda, os produtos próprios, as empresas do grupo e a forma pela qual a marca será licenciada aos franqueados. Também deve avaliar se convém proteger somente o nome, a apresentação visual ou ambas as formas. Uma reformulação do logotipo não deveria comprometer a proteção do elemento nominativo que identifica a rede.
O depósito é apenas o início do processo. Depois dele, o pedido será publicado e poderá receber oposição de terceiros; também poderá ser objeto de exigência, deferimento ou indeferimento, além de eventual recurso. Após a concessão, o registro deve ser renovado a cada dez anos e mantido em uso. A falta de utilização nas condições legais pode expô-lo a pedido de caducidade. Por isso, a gestão do portfólio exige acompanhamento de prazos, preservação de provas de uso e monitoramento de novos pedidos que possam se aproximar da identidade da rede.
A Lei nº 13.966/2019 permite que o franqueador seja titular ou requerente dos direitos sobre as marcas e outros objetos de propriedade intelectual negociados na franquia, ou que esteja expressamente autorizado pelo titular. A mesma lei exige que a COF descreva a situação desses ativos perante o INPI, com o número do pedido ou do registro. Isso significa que uma rede pode juridicamente iniciar a expansão com um pedido ainda em exame, mas não pode apresentá-lo ao candidato como se já fosse um registro concedido.
Quando a marca ainda está em análise, a Circular de Oferta de Franquia deve indicar com precisão o titular ou requerente, o número do processo e sua situação. Se o ativo pertencer a outra empresa do grupo, a autorização de uso precisa estar documentalmente organizada. A informação permite que o candidato compreenda que existe uma expectativa de direito sujeita a oposição, exigência ou indeferimento. Omitir essa condição ou empregar expressões vagas pode distorcer a avaliação do risco e fragilizar a transparência exigida na fase pré-contratual.
A COF e o contrato também devem conversar sobre as consequências de uma decisão desfavorável. Quem escolherá a nova marca? Em quanto tempo ocorrerá a transição? Quem arcará com fachada, uniformes, embalagens, cardápios, materiais digitais e comunicação ao público? O franqueado será obrigado a adotar imediatamente o novo sinal? A alteração afetará domínio, contas em aplicativos e reputação já construída no mercado local? Essas perguntas não precisam antecipar todos os cenários imagináveis, mas devem estabelecer uma distribuição coerente de responsabilidades para que o risco não seja transferido silenciosamente ao franqueado depois do investimento.
A titularidade também merece atenção quando a marca registrada não pertence à sociedade que assina os contratos de franquia. É possível estruturar os ativos em outra empresa, desde que existam licença ou autorização expressa compatíveis com a expansão e com o prazo das relações celebradas. O mesmo cuidado se aplica a marcas trazidas por sócios, adquiridas de terceiros ou utilizadas por meio de contrato de master franquia. Antes de autorizar centenas de unidades a usar o sinal, a franqueadora precisa demonstrar de onde vem seu próprio direito de licenciá-lo e se esse direito permanecerá disponível durante a vigência dos contratos.
Marca e patente, embora frequentemente mencionadas juntas, protegem objetos diferentes. A marca distingue produtos ou serviços no mercado. A patente pode proteger uma invenção ou um modelo de utilidade que preencha requisitos como novidade, atividade inventiva ou ato inventivo e aplicação industrial. Ela não protege o nome, o logotipo nem a ideia abstrata de um modelo comercial. Em muitas franquias, não haverá qualquer patente relevante; em outras, um equipamento, produto ou processo técnico poderá justificar análise específica antes de sua divulgação ou exploração.
A propriedade intelectual de uma rede costuma ir além desses dois institutos. Projetos arquitetônicos, fotografias, campanhas, softwares, desenhos industriais, cardápios, materiais de treinamento, bases de dados, manuais e segredos de negócio podem exigir regras próprias de proteção. Um problema recorrente surge quando a criação foi desenvolvida por sócio, agência, arquiteto, fotógrafo ou programador, mas a cessão ou licença para a empresa nunca foi formalizada. A rede passa a tratar o ativo como se fosse seu e o oferece aos franqueados sem possuir uma cadeia documental segura de titularidade.
A proteção ainda precisa ser confirmada pela operação. O manual de identidade deve definir como a marca será aplicada, os franqueados não devem alterar sinais ou criar derivações sem autorização, e o encerramento da unidade deve prever desidentificação física e digital. A franqueadora também precisa reagir de forma proporcional a usos indevidos e acompanhar depósitos de terceiros. Registrar e depois abandonar a gestão do ativo deixa espaço para diluição, conflitos entre unidades e perda de consistência perante o consumidor.
A Goakira pode auxiliar a rede a integrar propriedade intelectual, estratégia de expansão e documentação jurídica. O trabalho começa com o diagnóstico dos sinais e demais ativos utilizados, passa pela pesquisa de anterioridade, definição das formas de apresentação e classes adequadas, organização da titularidade e acompanhamento dos processos perante o INPI. Na sequência, essas informações são refletidas de maneira coerente na COF, no contrato de franquia, nas licenças, nos manuais e nos procedimentos de entrada e desligamento das unidades.
Esse cuidado evita que a assessoria jurídica seja acionada apenas quando a franqueadora recebe uma oposição, uma notificação ou precisa trocar a identidade de toda a rede. A análise preventiva permite adaptar o naming antes de grandes investimentos, identificar ativos que ainda dependem de cessão, estabelecer alternativas para pedidos em andamento e construir um portfólio compatível com a realidade comercial. A proteção deixa de ser uma providência isolada do departamento de marketing e passa a integrar a governança do sistema de franquia.
O reconhecimento público de uma marca não corrige a ausência de registro; em muitos casos, aumenta o valor em disputa e o custo de qualquer mudança. Proteger a propriedade intelectual desde o início reduz retrabalho, fortalece a posição da franqueadora perante os franqueados e contribui para a avaliação econômica do próprio sistema. No franchising, desenvolver uma identidade capaz de atrair consumidores é só metade do trabalho, enquanto a outra metade é garantir o direito de multiplicá-la em cada nova unidade.
Por Marco Antonio Bronzatto Paixão – Advogado da Goakira | Especialista em franchising, direito societário e empresarial
